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注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)后需要注意的問(wèn)題

注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)可以保護(hù)商標(biāo)在美國(guó)的使用權(quán)利，美國(guó)商標(biāo)不是注冊(cè)后就完事，它有一些需要注意的事項(xiàng)，鷹飛國(guó)際介紹注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)后需要注意的問(wèn)題。

一、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明

美國(guó)商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)人應(yīng)于注冊(cè)后第六年屆滿(mǎn)前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊(cè)后的第五年到第六年間）向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊(cè)人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒(méi)有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊(cè)公布之日起第六年屆滿(mǎn)時(shí)，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

在實(shí)踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊(cè)人都沒(méi)有注意或重視此項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿(mǎn)前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國(guó)已注冊(cè)商標(biāo)因沒(méi)有及時(shí)提交繼續(xù)使用證明而被撤銷(xiāo)。

商標(biāo)所有人和從業(yè)者必須注意有關(guān)商標(biāo)的“真實(shí)使用意圖”這一問(wèn)題，切實(shí)了解收集整理有關(guān)證明每項(xiàng)申請(qǐng)/注冊(cè)中的每項(xiàng)商品或服務(wù)的使用意圖以及商標(biāo)實(shí)際使用的材料的重要性。

在美國(guó)，無(wú)論在第44（e） 條或是在馬德里協(xié)議（the Madrid Protocol）項(xiàng)下，商標(biāo)申請(qǐng)人在根據(jù)其使用意圖或一項(xiàng)外國(guó)注冊(cè)提交申請(qǐng)時(shí)必須聲明其使用某一商標(biāo)的真實(shí)意圖。如果申請(qǐng)中要求的貨物和服務(wù)比在美國(guó)背景中使用某一商標(biāo)的真實(shí)意圖寬泛，則該申請(qǐng)易受到抨擊。所有注冊(cè)者都必須定期證明其持續(xù)使用注冊(cè)中所要求的所有貨物和服務(wù)或刪除未使用的貨物和服務(wù)。盡管有這些規(guī)定，仍常常可以發(fā)現(xiàn)這樣的情況，即申請(qǐng)中要求較寬泛的貨物和服務(wù)類(lèi)別，而其中包括一些申請(qǐng)者并無(wú)意在美國(guó)提供的貨物和服務(wù)。近期的動(dòng)態(tài)使得這一并非不尋常的做法冒有更大的風(fēng)險(xiǎn)。

在Bauer Bros. LLC V. Nike， Inc. 一案中，耐克公司和Bauer Bros. LLC 之間就使用于服裝上的“DON’T TREAD ON ME”商標(biāo)的爭(zhēng)議突出了保存首次使用以及目前正在使用商標(biāo)證據(jù)的重要性。Bauer 聲稱(chēng)先于耐克對(duì)該商標(biāo)的應(yīng)用，于2004 年首先使用該商標(biāo)，是“DON’T TREAD ON ME”商標(biāo)的注冊(cè)所有人。Bauer 起訴耐克不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)以及商標(biāo)侵權(quán)。耐克以欺詐為由提出反訴。但是Bauer 無(wú)法提供任何書(shū)面證據(jù)證明其從2004 年開(kāi)始就銷(xiāo)售標(biāo)有該商標(biāo)的襯衫，并承認(rèn)其商標(biāo)在服裝中的應(yīng)用范圍實(shí)際比其可以證明的范圍要大。美國(guó)加利福尼亞南區(qū)地區(qū)法院認(rèn)定Bauer 不是在先使用者，宣布Bauer 的注冊(cè)自始至終無(wú)效，并駁回Bauer 提出的有關(guān)其有充分證據(jù)證明欺詐行為存在的簡(jiǎn)易判決的動(dòng)議。這一判決表明，對(duì)于每一種索賠貨物和服務(wù)而言，保存商標(biāo)被初次使用和繼續(xù)使用的證據(jù)極其重要。

為了評(píng)估及確保商標(biāo)注冊(cè)的正確性，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局USPTO修正了商標(biāo)申請(qǐng)實(shí)務(wù)規(guī)則。這一修正的目的在于確保美國(guó)取得的注冊(cè)商標(biāo)均有在美國(guó)使用所指定的商品或服務(wù)，以減少大眾費(fèi)用及負(fù)擔(dān)。修正規(guī)則已于2012年6月21日生效。 此項(xiàng)修正規(guī)則立法目的為：（1）在于允許USPTO為了審查注冊(cè)后商標(biāo)使用（通常為5至6年）或合理未使用宣誓書(shū)可以要求商標(biāo)注冊(cè)人提出任何額外的商標(biāo)使用樣本（specimens）、信息或證明（2）允許USPTO 以二年期間進(jìn)行一項(xiàng)“試驗(yàn)計(jì)劃（pilot program）”以證明商標(biāo)已經(jīng)使用于個(gè)別商品或服務(wù)，以評(píng)估或證明注冊(cè)正確性及誠(chéng)實(shí)性。（3）調(diào)合申請(qǐng)前主張意圖使用的審查要求及注冊(cè)后主張持續(xù)使用的審查要求。 但并非全部注冊(cè)商標(biāo)都參與此計(jì)劃，為了避免對(duì)小型注冊(cè)人造成太大經(jīng)濟(jì)沖擊，只有500 個(gè)注冊(cè)商標(biāo)必須在提宣誓書(shū)時(shí)被隨機(jī)篩選參加為期二年的試驗(yàn)計(jì)劃，只占總數(shù)不到1% 。此二年計(jì)劃設(shè)有落日條款， 將于修正生效日二年后終止。該計(jì)劃終止后，USPTO若認(rèn)為合理需要于審查宣誓書(shū)可以要求注冊(cè)人提出額外的商標(biāo)使用樣本、信息或證明。 在此計(jì)劃下，實(shí)務(wù)上：（1）審查員有權(quán)針對(duì)注冊(cè)后商標(biāo)使用 （通常系 5至6年或延展）或合理未使用宣誓書(shū)可以要求商標(biāo)申請(qǐng)人或注冊(cè)人提出任何額外的商標(biāo)使用樣本（specimens）、信息或證明（2）要求注冊(cè)人基于最初商標(biāo)實(shí)際使用申請(qǐng)或意圖使用的主張使用申請(qǐng)或注冊(cè)商標(biāo)變更所指定的商品提出不只一項(xiàng)的商標(biāo)使用樣本（3）USPTO 啟動(dòng) “試驗(yàn)計(jì)劃”，針對(duì)依第8 條及第 71 條 （馬德里協(xié)定）宣誓書(shū)延展的注冊(cè)商標(biāo)，資深審查員會(huì)以隨機(jī)篩選方式選取其中 500個(gè)注冊(cè)商標(biāo)并發(fā)給官方處分書(shū)，該處分會(huì)要求每一類(lèi)商品或服務(wù)必須提供2個(gè)額外的使用證據(jù)，以證明注冊(cè)商標(biāo)確實(shí)有使用于所指定的商品或服務(wù)。（4）如果注冊(cè)人提出答辯但未提供商品或服務(wù)使用證據(jù)，該商品或服務(wù)就會(huì)被刪除；同時(shí)會(huì)觸發(fā)審查員進(jìn)一步要求提供其它或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)。如果注冊(cè)人未在期限內(nèi)提出答辯，該商標(biāo)將被撤銷(xiāo)。

由于美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)制度以商標(biāo)使用為基礎(chǔ)，因此在美國(guó)提出商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，指定商品或服務(wù)的使用證據(jù)就變得相當(dāng)重要。根據(jù)前述修正規(guī)則，不當(dāng)填寫(xiě)或任意指定未使用的商品或服務(wù)，但日后并未使用或并無(wú)保留商品或服務(wù)的使用證據(jù)，若被篩選為參加 “試驗(yàn)計(jì)劃”的或?qū)彶閱T基于合理需要要求檢附商品或服務(wù)使用證據(jù)的，例如：明明為手機(jī)制造商，其商標(biāo)卻指定使用手機(jī)外的其他商品，審查員有可能會(huì)進(jìn)一步要求提供其它或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)，在此情況下，注冊(cè)人有可能因?yàn)闊o(wú)法臨時(shí)安排或制作部分或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)而被撤銷(xiāo)商標(biāo)注冊(cè)，甚至于影響其在美國(guó)正常銷(xiāo)售商標(biāo)的其他商品或服務(wù)保護(hù)。

二、無(wú)可爭(zhēng)辯性（Incontestability）的權(quán)利

美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊(cè)人自商標(biāo)注冊(cè)之日起連續(xù)五年在美國(guó)使用其注冊(cè)商標(biāo)，則注冊(cè)人通過(guò)申請(qǐng)可以獲得無(wú)可爭(zhēng)辯性的權(quán)利。一項(xiàng)無(wú)可爭(zhēng)辯性的注冊(cè)可以構(gòu)成注冊(cè)人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國(guó)上訴審判委員會(huì)撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

對(duì)于真正有在美國(guó)銷(xiāo)售其產(chǎn)品的注冊(cè)人來(lái)說(shuō)，此項(xiàng)規(guī)定十分有意義。然而在實(shí)踐中卻很少有人很好的利用了該項(xiàng)權(quán)利來(lái)保護(hù)自己的注冊(cè)商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。

三、續(xù)展

美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的有效期為10年，從注冊(cè)之日起計(jì)算。自有效期屆滿(mǎn)之日前六個(gè)月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交續(xù)展申請(qǐng)。

與其他國(guó)家不同的是，注冊(cè)商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請(qǐng)的同時(shí)，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊(cè)人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒(méi)有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序相對(duì)復(fù)雜，對(duì)于準(zhǔn)備在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)的中國(guó)企業(yè)或個(gè)人，在提交申請(qǐng)前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請(qǐng)的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見(jiàn)，確保商標(biāo)的順利注冊(cè)；已經(jīng)申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)或者已獲得美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的中國(guó)企業(yè)或個(gè)人需要重視并及時(shí)關(guān)注自己商標(biāo)的最新?tīng)顟B(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷(xiāo)。